新产品制造方法专利的举证责任研究

一、新产品制造方法专利举证责任倒置概述

 
知识产权侵权诉讼中的一般举证责任原则是谁主张谁举证。因此，法院在审理知识产权纠纷案件时应当严格按照《证据规定》第二条、第四条至第七条关于举证责任分配的一般原则，以及专利法、商标法、著作权法等知识产权法律对举证责任的特殊要求，合理分配各方当事人的举证责任。

  但法律为更好的保护知识产权权利人之利益，对某些知识产权侵权纠纷案件中的举证责任作出特别规定。举证责任倒置就是一种典型表现，从现行中国的知识产权法律法规中仅就新产品制造方法专利侵权纠纷案件规定了举证责任倒置。我国现行《专利法》第五十七条第二款规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，即举证责任倒置。

  举证责任倒置的学说依据是“危险领域说”，它认为“当事人应对其所能控制的危险领域内的事实负举证责任，即在加害人所能控制的危险领域内，受害人对于损害发生的客观与主观要件均不负举证责任”。对新产品制造方法专利适用举证责任倒置需要注意以下两点：其一，举证责任倒置条件的发生必须是针对新产品的。其二，举证责任倒置仅涉及新产品的制造方法，而不包括使用方法、工作方法专利。就方法发明专利而言，在我国受专利法保护的专利发明有制造方法、工作方法和使用方法等。制造方法，指对原材料加工、作用、制造成各种产品的方法。如机械、化学、生物方法等；工作方法，指为了达到一定的工作目的作用于某种物质的方法。如输送、测量、通讯、消毒方法等；使用方法，指为了实现特定用途对一种产品、设备或方法的新的应用。在上述方法专利中，使用方法和工作方法不存在举证责任的倒置问题，只有制造方法才可能涉及举证责任的倒置。

 《专利法》之所以规定新产品制造方法专利实行举证责任倒置，主要是因为，方法专利则取证艰难，产品的形成过程是在侵权者的工厂内，而大凡违法侵犯他人专利方法的人，都千方百计采取防范措施，想方设法隐匿销毁自己侵权的证据。对于专利权利人来说，难以深入侵权者的工厂取证，而且深入工厂取证也比较危险，有时借助调查公司，但调查公司的取证方式有时又难以被法院认定，且费用过高，由此使得方法专利的专利权人陷入两难，知道侵权者在实施侵权行为，但苦于没有直接的证据而难以采取有效措施制止其侵权行为。所以，实践中方法专利权人即使找到了侵权人，也很难通过主动调查的方式来取得侵权行为的证据。

二、 新产品的认定标准

  对于“新产品”的认定标准，目前尚未定论，主要有两种观点：“一种以‘出现’为标准，即所涉及的产品在专利申请日之前在本国市场上未曾出现过的，就可以认为是新产品；另一种是以‘制造出’为判断标准，即所涉及的产品在专利申请日之前未曾在国内制造出。” 法院不具备认定“新产品”的技术能力，则“新产品”应如何举证呢？

  由于证明“新产品”是现行专利法第五十七条第二款规定依法适用举证责任倒置的前提和适用条件，依法应当由专利权人举证。但笔者认为，要求专利权人对其没有发生的事实证明是不现实的，因为专利权人要证明的是某产品未曾在国内市场上出现过或者未曾被制造出的，这是个“消极事实”，让专利权人证明一个“消极事实”难度可想而知，而侵权者只需找出一个反例即可推翻专利权人的主张，其方便简单显而易见。尽管审判实务中，一般专利权人只需提交科技查新报告等，即对“新产品”问题完成了初步举证，但尚需面对的是侵权者提供的反证，一旦侵权者提供了反证，则就被控侵权产品使用了专利方法的举证责任又回到了专利权人这边。由此带来的后果是，因为专利权人已经起诉了侵权者，侵权者必然会对其产品生产方法采取更为严格的保密措施或者转移、隐匿相关证据，即使专利权人请求法院证据保全，往往也会一无所获，最终的结果是专利权人无法证明侵权者实施其专利方法，诉讼的结局不言而喻。

  对于“非新产品”，基于现行专利法和相关司法解释的规定，在非新产品的方法发明专利侵权诉讼中，由专利权人对被控侵权产品的制造方法与其专利方法的相同承担举证责任。如笔者上文所述，对于专利权人来说方法专利的取证是极其艰难的，即：方法专利所保护的是产品的生产方法或工程的施工方法，使用专利方法表现为一个行为的实施过程，决定了对其构成侵权的行为也具有无形这一特点，并且这一过程一般是不为外界知晓，构成侵权的证据往往不易取得或不易全部取得的。

   最高人民法院的证据规则中，在非新产品的方法专利侵权诉讼中，专利权人请求人民法院调查侵权者产品制造方法的，应提供侵权这可能侵权的初步证据以及无法自行调查取证的客观理由。人民法院认为专利权人的初步证据和理由足以产生对被告行为的合理怀疑时，可以准许专利权人的调查取证的申请。调查取证的手段可以是现场勘验或者要求侵权者现场演示，并对勘验、演示情况进行记录、摄影，也可以要求侵权这提供反映其生产过程的技术资料。依照上述法律规定，对于“非新产品”专利权人往往采取在起诉同时申请法院证据保全的策略，由法院去被控侵权者的生产现场进行保全取证。按笔者从业的经历看，以及法院实际取证的效果上看这样的取证往往也很难达到理想的效果，原因有二：其一是证据保全过程中，对于生产方法的描述很可能超出法院的技术能力及范围，而且按照审、执分立的程序公正要求，大量的证据保全工作是由执行庭的法官负责的，要求在执行法官进行专业性极强的技术描述并不现实；其二是在法院保全的过程中很可能遇到侵权者不配合、转移隐匿证据或者虚假陈述、造假等情况，例如有的方法无法直接从设备上看出来，需要借助图纸或是生产工艺步骤来确认，而图纸或是生产工艺步骤很容易隐匿、转移，则往往法院取证会缺失关键的这部分证据，从而无法判断二者产品生产方法的相同，最终的结果可想而知。

三、举证责任倒置与商业秘密保护

 笔者也注意到，国内限制甚至反对制造方法举证责任倒置的主要理由是：关于商业秘密泄露问题。笔者认为无论如何，保护商业秘密不应当成为被控侵权人拒绝出示侵权证据的合法理由，对此可以从立法上予以保证，制定保障性或惩罚性规定，或采取必要措施避免商业秘密的不必要披露。在这一点上，美国法院的做法可以借鉴，他们通常以签发令状的方式规定商业秘密只有出庭律师才能过目，限制庭审中涉及的商业秘密在律师以外的公众中传播。因此，笔者认为修改现行专利法第五十七条时还应参照TRIPS协议第34条3的规定，“在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密及商业秘密的合法利益”。

  另外，我国一些地方法院在司法实践中也对此有过明确规定。比如：浙江省高级人民法院民事审判第三庭关于审理知识产权民事案件若干问题的讨论综述中谈到：“在举证责任倒置的情况下，被控侵权人不能以保护商业秘密为由，拒绝承担相应的举证责任。除被控侵权人承认使用了专利方法外，无论其是否提出反驳，均不能免除其举证责任。另外，应当将被控侵权人提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内，即以足以证明其产品制造方法与权利人的专利方法不同为必要，而不是要求被控侵权人提供其产品的全部制造方法。”这些规定都值得其他各级法院借鉴。

 

四、对举证责任倒置的重新认识

  在方法专利侵权中，专利权人的举证责任负担太重，有鉴于此，笔者认为在草案中应当对方法专利的举证责任有所突破，但令人遗憾的是公布的草案中对此未有修改。

  笔者认为草案中应该取消关于“新产品”的限制，对所有方法发明专利侵权诉讼都采取“被控侵权产品的制造方法不同于专利方法”由侵权者举证，即举证责任倒置。笔者认为上述修改是可行的基于如下几点：

  1. TRIPS协议第34条1（b）的规定，即“未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，如果该相同产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”，则适用举证责任倒置。

  这种规定相比于TRIPS协议第34条1（a）（即现行专利法）的规定，给了法官较大的自由裁量余地，同时也减轻了专利权人的证明负担，不失为一个好的选择。因为，按目前的专利法，“新产品”是适用举证责任倒置的先决条件，由于“新产品”的证明标准不清，专利权人证明产品“新”要比被控侵权人证明产品“不新”困难得多，使得举证责任倒置难以适用，诉讼难以顺利进行下去。而证明和判断“产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”要比证明和判断产品是否是“新”的要容易得多。这样，就可以减少双方对“新产品”的争议，使专利权人能够将诉讼顺利推动下去。美国专利法就是采用这种模式。

  2. 从证明能力以及证据的距离远近看，由侵权者举证符合实际，因为专利权人所需的证据掌控在侵权者手中，让其举证不会增加其举证责任和负担。

  3. 从我国专利案件的受理情况和方法发明专利授权数量上看，方法发明专利的授权量在专利总授权量中只是很少的一部分，而起诉侵权案件的数量则更少。因此，不会带来专利权人滥用诉权起诉以及同类诉讼急剧增加的恶果。而且专利权人并非不需提供任何证据，其仍需提供“该相同产品具有相当大的可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法”的证据，而最终决定是否适用举证责任倒置的自由裁量权仍在法院。

  4. 能极大的减少非新产品的方法发明专利侵权诉讼中，专利权人申请法院证据保全的情形，既有利于保障专利权人的合法权益，也便于维护司法中立，同时节省了审判资源。

  5. 同时也能避免因是否“新产品”举证责任分配的不同理解和做法导致“同类案件，不同结果”的现象，从而也保证了法院判决的权威性。

五、点评

  新产品制造方法专利的举证责任问题是专利侵权纠纷中的疑难问题。基于国内外在此问题上的不同认识以及国内司法实践中对此问题的不同做法，使得举证责任倒置在专利侵权诉讼中应用并不规范。由于新产品的界定困难，对专利权人来讲，证明新产品的责任过重，故应取消专利方法发明举证责任倒置中对新产品的要求，对所有方法发明专利侵权诉讼都采取由侵权者举证证明被控侵权产品的制造方法不同于专利方法，以此来平衡专利权人与被控侵权人之间的举证责任。